SK이노베이션, LG에너지솔루션 특허 침해라는 ITC 예비판결

최근 SK이노베이션과 LG에너지솔루션의 미국 분쟁이 아주 뜨겁습니다.

 

얼마 전 영업비밀침해관련 판결이 나왔는데 최근에 특허침해에 관한 예비 판결도 나왔네요.

 

 

양사의 소송은 한국 내 사업에 큰 영향을 줄 수 있을 뿐 아니라 주주들에게도 큰 영향을 주기 때문에 모두의 관심이 쏠리고 있습니다.

 

이번 포스트에서는 ITC(미국 국제무역위원회)의 예비판결(337-TA-1181)에 대해 알아 보겠습니다.

 

 

 

2019년 9월  LG에너지솔루션(당신 LG화학)은 SK이노베이션이 LG에너지솔루션의 미국 특허 4건(US7,662,517/ US7,638,241/ US7,709,1532/ US7,771,877)을 침해했다며 ITC에 제소했습니다. 

 

미국에서 특허침해는 법원에 소를 제기할 수도 있지만 시간이 오래 걸리기 때문에 ITC에도 제소하는 경우가 있습니다.

ITC에서 특허침해로 판결이 되면 수입금지 등의 조치를 할 수 있습니다.

 

 

Notice of Institution of investigation, Inv.No. 337-TA-1181

 

그에 대해 2021년 3월에 예비판결이 나왔네요.

 

 

Notice of Initial Determination on Violation of Section 337

 

 

 

 

ALJ Lord Issues Initial Determination in Certain Lithium-Ion Battery Cells (337-TA-1181)

예비판결을 정리하면 아래와 같습니다.

특허번호	특허 명칭	LG에너지솔루션 침해 주장	ITC 예비판결 결과
US7,709,152	Organic/inorganic composite separator  having porous active coating layer and  electrochemical device containing the same	청구항 1-13 및 16-20항 침해	침해 주장 청구항 중 1, 2, 3, 5, 16, 19 및 20항 무효
US7,662,517	Organic/inorganic composite microporous  membrane and electrochemical device  prepared thereby	청구항 1, 2, 5-15 및 18항 침해	특허 침해 제품 없음 특허는 미국 내 산업 요건 불만족
US7,638,241	Organic/inorganic composite separator  having morphology gradient, manufacturing method  thereof and electrochemical device containing the same	1-5, 9-12, 14-31 및 33-36항 침해	특허 침해 제품 없음 침해 주장 청구항 중 1, 2, 3, 25 및 25항 무효
US7,771,877	Electrode active material powder with size  dependent composition and method to prepare the same	1-7, 18, 20-21 및 23-26항 무효	침해 주장 청구항 중 5, 18, 26항 무효

 

 

LG에너지솔루션 입장에서는 특허 비침해로 판단된 것도 치명적이지만 특허 중 일부 청구항이 무효로 인정된 것도 치명적입니다.

무효로 인한 문제는 아래 3가지가 있습니다

첫번째, 특허 무효는 청구항 마다 판단하기 때문에 특허무효로 판단되지 않은 청구항만으로 특허가 존속하겠지만 아마 존속하는 청구항은 큰 의미가 없을 것입니다. 

그리고 무효로 판단된 청구항은 누구나 사용할 수 있는 자유공지기술이 되기 때문에 SK이노베이션을 비롯한 경쟁사의 제조판매를 제재할 수 없겠네요. 결국은 중국 CATL 등에게도 호재로 작용할 것입니다.

두번째, 사실 특허침해 소송은 한국에서도 유사한 분쟁이 있었습니다. 그런 긴 분쟁에서 LG에너지솔루션은 자기들 특허의 무효 가능성은 어느 정도 알고 있었을 겁니다. 특허분쟁 전 자기 특허의 유효성을 검토하고 나서 분쟁을 제기하는 것이 일반적이기 때문입니다.
만약 무효가능성을 알고 있는 상태에서 상대방의 영업방해 목적 등으로 침해 소송을 제기했다면 권리남용에 해당될 가능성이 있어 역공 당할 위험성이 높습니다.

세번째, LG에너지솔루션 특허 중 US7,709,152는 출원 후 지분 50%가 도레이로 이전되어 공동 특허가 되었는데, 아마 어떤 계약에 따른 특허권 이전을 판단됩니다. 뭐 LG에너지솔루션이 도레이 특허를 침해해서 반대 급부로 지분을 이전했거나 공동연구 등을 하면서 이전했을 수도 있겠네요. 만약 공동 소유 특허가 무효로 되면 LG에너지솔루션은 도레이 측에 손해배상을 해야될 수도 있어 LG-SK가 아닌 LG-도레이 간 소송으로 발전할 가능성이 높아 보입니다.

이런 사유로 인해 영업비밀 침해 소송과 함께 합의 가능성이 아주 높을 것으로 판단됩니다.

 

 

<2021.04.12 추가>

LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 2조원에 합의했네요. 한국 배터리 산업에 긍정적으로 작용하리라 예상됩니다.

 

SK이노베이션 주가 회복 될까요? 궁금합니다.

 

 

*제가 영어가 짧은 탓인지, ITC 판결 과정에서 변경된 것이 있는 것인지 모르겠으나 SKinno News를 보면

US7,709,152 특허는 LG에너지솔루션이 침해 주장한 청구항 전체가 무효라고 하는데 정확히 어떤 것이 맞는지 모르겠습니다. 이 부분은 향후 정식판결이 나오면 확인 후 수정 예정입니다.